Infrinjan un derecho de autor

La redacción actual hace referencia a un derecho de autor en general, es decir a todo aquello que pueda ser protegido en la ley interna de los países miembros por la vía del derecho de autor. La anterior norma andina (Dec 344) por el contrario limitaba la protección a los titulo de las obras (literarias, artísticas y científicas) y los personajes ficticios o

simbólicos. Si bien estos son los casos de más frecuente ocurrencia, se presentaron algunos problemas en lo relativo a la protección de los personajes ficticios o simbólicos.

Los principales problemas se dieron ya que la norma condicionaba la protección de los personajes ficticios y simbólicos al hecho de que estos fueran “objeto de un derecho de autor”, lo cual no es posible en algunos países andinos en los que estos personajes no se consideran protegidos de manera autónoma, sino en la medida en que el personaje de

materializara en un dibujo, caricatura, gráfico, diseño, foto u otro soporte equivalente; en cuyo caso esa obra si sería protegible por el derecho de autor, es decir, el dibujo del Pato Donald está protegido en Colombia, y por ello una marca que lo reproduzca sería irregistrable (tanto en Decisión 486 como bajo la 344), pero el personaje simbólico como tal no lo estaría, por lo que en la norma anterior (Decisión 344) su protección por la vía de las causales de

irregistrabilidad dejaba algunas dudas.

Los principales asuntos que cabrían en el supuesto de la actual norma son entre otros, el caso de una obra artística (pintura o escultura) que es objeto de una solicitud como marca gráfica o tridimensional, el supuesto de los títulos de las obras que se solicita como marca y el supuesto de personajes ficticios o reales. En relación con los últimos temas algunas

precisiones se hacen indispensables.

En lo que hace referencia a los personajes, estos incluyen de una parte los personajes ficticios, ya fueran con una figura humana (Tarzan o James Bond) o una figura no humana (Pato Donald o Bugs Bunny), y de otra parte, personajes reales (artistas de cine y T.V, cantantes y músicos, deportistas, etc.). Dentro de las fuentes de la creación de los primeros (ficticios) se encuentran: las obras literarias (por ejemplo Pinocho), los cuentos animados (por ejemplo Tintín), las obras artísticas (por ejemplo La mona lisa), y las obras cinematográficas (por ejemplo King Kong). En todos estos casos, el creador del personaje ficticio es el titular de los derechos iniciales y será a este a quien corresponda decidir sobre la eventual

explotación comercial de los mismos de manera secundaria, lo que se conoce como la explotación comercial de un personaje. Es precisamente cuando se decide explotar comercialmente un personaje cuando las marcas entran a jugar un papel de mayor importancia332.

Los personajes reales nacen fundamentalmente del mundo del espectáculo, el cine, la televisión, el deporte y en buena parte de los nuevos fenómenos de la televisión en directo (la téléréalité). Estos autores que encarnan el personaje son conocidos en cuanto autor

(personajes reales en si mismos) y en referencia a los personajes que encarnan en una película o en la televisión. En el primer caso, el intento de registro por un tercero sin autorización del nombre o imagen podría evitarse con la aplicación de la causal de irregistrabilidad relativa a la protección de la imagen (derechos de la personalidad previstos en el literal e)), mientras que en el segundo caso la que resultaría aplicable es la que venimos estudiando (protección de derecho de autor).

En lo que hace referencia a los títulos de las obras, estos estarían protegidos en la medida en que se encuentren cubiertos por un derecho de autor, lo que en el caso de los países andinos dependerá de su normativa interna, ya que la normativa subregional en materia de marcas no contiene disposición alguna al respecto. En el caso Colombiano el artículo 86 de la Ley 23 de 1.982, establece un solo requisito para la protección de los títulos de las obras por el derecho de autor: “que no fuere genérico sino individual y característico”.

Por titulo de una obra se entiende aquello que: “La individualiza o evoca o sugiere su contenido con una capacidad de identificación que evita confusiones con otras obras y permite relacionarla con el éxito que ha alcanzado y con su autor”,333 y cumplirá el requisito de ser individual o característico, cuando en los términos del tratadista Isidro Satanowski, se dan los siguientes elementos:

“Títulos específicos constituyen – como su nombre lo indica – la denominación especial, apropiada, exacta y directa de la obra intelectual en cuanto se diferencia de los demás. Individualizan y distinguen nítidamente unas obras de otras y nombran a obras únicas. Al

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Sin embargo se debe aclarar que existen personajes que han sido creados como parte de una estrategia comercial, y fundamentalmente con una finalidad distintiva, es por ello que se trata de verdaderas marcas, y responden a todos los atributos, características y funciones del derecho de marcas, por ejemplo, el tigre que utiliza la ESSO, el payaso de MacDonald, el león de Peugeot, las mascotas que acompañan a los juegos olímpicos, entre otros.

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mismo tiempo son o han sido originales, sea en la actualidad, sea cuando se les empleó por primera vez y definen la obra. (...)”“

“(...) el título específico, creado por la fantasía del autor y reemplazable por equivalentes, puede llegar a ser objeto de derecho exclusivo a favor de quien lo utiliza para designar determinada obra.”334

Es decir distinguimos de una parte a los títulos originales, como por ejemplo, cien años de soledad de Gabriel García Marquez, la vida es sueño de la Calderón de la Barca y de otra parte títulos banales, como tratado de gramática española o régimen de marcas. Pues la protección por el derecho de autor se reserva a los originales, mientras que los banales podrían aspirar a otro tipo de protección, por ejemplo, la que pudiera dispensarles el régimen de competencia desleal.

Las normas de derechos de autor se encargan de delimitar el contenido y alcance del derecho que se deriva de un titulo protegido, en efecto el Art. 86, dice que cuando el titulo sea protegible (característico e individual), entonces “no podrá sin el correspondiente permiso del autor ser adoptado para otra obra análoga”, es decir, su ámbito se limita al mismo tipo de obras335, dejando abierto el campo a su uso para un tipo de obras diferentes. El concepto de obra análoga ha sido objeto de precisión por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia (DNDA)336 de Colombia en los siguientes términos:

“La cuestión de determinar el sentido de la expresión “otra obra análoga”, es de fundamental importancia para el derecho de autor en el caso colombiano, pues implica definir cuál es el alcance del derecho de impedir que el título de una obra, sea utilizado para identificar otra creación literaria o artística diferente…………Así las cosas, sin existir precedente doctrinal o jurisprudencial que se haya ocupado de establecer cuándo hay – respecto del público – similitud o semejanza entre dos obras protegidas por el derecho de autor, esta Dirección desarrolla su criterio en los siguientes términos:

“El grado de semejanza o similitud entre dos obras se manifiesta en la mayor o menor posibilidad de ser identificadas por parte del público (i) como una misma obra, o (ii) la una como la adaptación o derivación de la otra.

“(i) El grado de semejanza o similitud que puede presentarse entre dos obras para efecto de considerarlas análogas, no depende, por regla general, de su contenido, de si éste resulta en alguna forma parecido o no, v. gr., dos novelas no podrán ser utilizadas con un mismo título (en tanto sea individual y característico) por más que sus argumentos resulten ser absolutamente disímiles. Pero como se anotó, lo antes expresado no debe entenderse en forma absoluta, en la medida en que no escapa a nuestra consideración la hipótesis de obras de una misma categoría

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Satanowski, Isidro, Derecho Intelectual, Editorial TEA, Buenos Aires. 1954, Vol. I pág. 567

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La Prof. Delia Lipszyc, Ob cit., Pág. 120 por el contrario afirma que no resulta adecuado condicionar el derecho de defensa del titulo a que la utilización no autorizada se haya hecho en una obra del mismo género.

que por la presencia de otros factores adicionales a su contenido, valga ejemplificar, sus destinatarios naturales, la forma de hacerse accesible al público, hacen que no se contemple la posibilidad de ser identificadas por el público como una misma obra o como una obra proveniente de un mismo autor, o en fin, cualquier otro error que genere un verdadero daño o vulneración al derecho que pueda caber sobre el título.

“(ii) En la segunda hipótesis, debe observarse que existen ciertas obras que son susceptibles de ser consideradas como la adaptación o derivación de otras, y existen asimismo ciertas obras que están excluidas de esa posibilidad. En este caso, la semejanza o similitud entre las obras no se presenta por el hecho de pertenecer a una misma categoría, sino por pertenecer a categorías de obras que están vinculadas por la posibilidad de adaptación o transformación.

“Esta situación puede presentarse, por ejemplo, cuando una obra audiovisual lleva el mismo título de una obra dramática o dramático-musical. En este caso puede inducirse al público a pensar v.gr. que se trata de la adaptación al cine de una obra de teatro. Esta confusión se puede presentar porque es ajustado a la razón pensar que una obra de teatro es susceptible de ser adaptada para una versión cinematográfica. Contrario sensu, no podrá presentarse tal situación cuando no exista esa posibilidad, v.gr. respecto de una obra de artes plásticas y una obra musical que lleven el mismo título, se concluye razonablemente la posibilidad de que la una constituya la adaptación de la otra.”

Sin embargo, la causal prevista en el literal f) del Art. 136 de la Decisión 486, no contempla una limitación equivalente a la del derecho de autor -obra análoga-. En este sentido la norma andina podría haber hecho referencia a que la protección que se brinda al derecho de autor opera frente a solicitudes de marcas para productos o servicios respecto de los cuales induzca a error, pero no lo hizo. Por ello a mi entender, la protección que se deriva de esta causal es de las más amplias, ya que no se condiciona al riesgo de confusión; lo que implica en consecuencia que la protección opera frente a cualquier tipo de producto o

servicio. Sin embargo el TAJ ha interpretado la norma de manera diametralmente opuesta, es decir, a su entender no sería procedente una oposición cuando la marca solicitada cubra productos o servicios respecto de los cuales no exista riesgo de confusión.

El TAJ337 en un proceso de interpretación prejudicial, se pronunció sobre la relación de la norma de derecho de autor, en particular la limitación prevista en la norma de derecho de autor de Colombia (ya que no es el caso de Perú donde esta limitación no existe) frente a la causal de irregistrabilidad de marcas prevista en el régimen andino, sus comentarios fueron los siguientes:

“De ahí que la prohibición a que se refiere el artículo 83, literal g) de la Decisión 344, por la propia remisión que ella hace a la protección del derecho de autor deba ser interpretada en concordancia con esta última. Y en ese sentido, para que prospere la prohibición del registro del título de una obra como marca de un producto o servicio, resulta indispensable que:

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- Se trate de un título protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga características de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresión.

- Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión.

Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”. En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara incorrectamente el párrafo g) artículo 83 de la Decisión 344 resultaría que, en el caso del título de una obra, el

impedimento para registrarlo como marca (en cualquier clase y aún sin riesgo de confusión) tendría efectos mayores que el de la marca notoria, ya que no se exigiría la comprobación de la notoriedad. Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor.”

Creo que la interpretación del TAJ de la norma mencionada merece los mejores comentarios en lo relativo al esfuerzo para encontrarle una interpretación lógica, que compatibilice dos sistemas distintos, donde además el objeto protegido (derecho de autor) reconoce limitaciones que la norma de protección en propiedad industrial por el contrario no incluye. Por más de existir las razones expuestas, creo que más que un tema de interpretación es una propuesta de lege ferenda.