El derecho de exclusiva que se deriva del registro de una marca

Así las cosas, la administración una vez que verifica que la solicitud se ajusta en todos sus aspectos formales a las exigencias de la norma andina y que el signo cumple con los requisitos señalados para poder registrarse como marca (signo distintivo susceptible de representación gráfica), así como que esta no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad (absolutas y relativas), procederá a conceder el registro del signo como marca, creando a partir del acto administrativo de concesión un derecho de exclusiva a favor de su titular.

El que el derecho que otorgan las marcas sea un derecho de exclusiva es consecuencia de que la principal función de las marcas consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios, lo que no podría garantizarse si el uso del signo pudiera compartirse con terceros. Sin embargo, ha sido igualmente mencionado el hecho de que el registro de una marca se hace exclusivamente en relación con los productos o servicios que se han indicado en la solicitud, así las cosas el derecho al uso exclusivo se refiere a esos producto o servicios - lo que se conoce como el principio de la especialidad-343.

Por lo anterior es claro que el derecho sobre la marca no se tiene sobre el signo en cuanto tal, sino sobre el signo en la medida en que este se utiliza en la identificación de un objeto (producto o servicio) determinado. En atención a lo anterior, la principal consecuencia de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca

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En este sentido Mathély “La marque ne fait l´objet d´une protection que pour les objets qu´elle désigne.Il a été souvent répété que la marque n´est pas une signe pris en lui-même : c´est une signe, appliqué à un objet, a fin de le distinguer ».

autónomos siempre que se utilicen por sus titulares en la identificación de productos o servicios diferentes (no relacionados)344.

La norma andina señala con meridiana claridad que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro”. De esta manera la norma, de una parte aclara que el nacimiento del derecho depende del registro y de la otra parte, establece que con el registro nace un derecho de uso exclusivo sobre el signo. La naturaleza de ese derecho al uso

exclusivo ha sido objeto de distintas apreciaciones345, por ejemplo, para Roubier los derechos de propiedad intelectual no podían ser considerados como derechos de propiedad, por el contrario en su opinión constituían un tipo especial de derechos patrimoniales a los que denominó “derechos de la clientela”. Para Mathély el derecho de exclusiva sobre una marca es claramente un derecho de propiedad, ya que este no se reserva a los bienes materiales y el hecho de que estos se sometan a ciertas excepciones o limites, no le hace perder su naturaleza de un derecho de propiedad346.

El Prof. Fernández Novoa afirma que el derecho subjetivo sobre la marca tiene dos facetas, una positiva y otra negativa, en este sentido dijo lo siguiente: “la faceta positiva implica que el titular de la marca esta facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre la marca. La faceta negativa implica que el titular de la marca esta facultado para prohibir que los terceros usen la marca. La faceta negativa es la más importante: la que garantiza la exclusividad del derecho de marca”347.

La norma andina dedica el Art. 155 a relacionar actos considerados como violatorios del derecho de exclusiva:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los

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En este sentido ver Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marca, Ob Cit., Pág. 278.

345

Marco Matías Alemán, Ob Cit., Pág. 96

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El Código de Comercio de Colombia ha ubicado los derechos intelectuales dentro de las “cosas incorporales”, las que agrega la norma pueden ser objeto de una “especie de propiedad”. La Jurisprudencia en Francia, ha calificado estos derechos como “droit mobilier incorporal” y como “ un droit réel: car il est opposable à tous” ” (C.Douai, 29 octobre 1975, Ann. 1976, 164).

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productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

El elemento central de la protección sigue siendo el uso no autorizado capaz de producir un riesgo de confusión, a pesar que este tema se mencionada de forma expresa solamente en el literal d). La mencionada norma hace referencia a la confusión en dos ocasiones, primero de manera muy general; “cuando tal uso pudiera causar confusión” y la segunda, creando una presunción: “tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe un riesgo de confusión”. Tal protección aplica en el caso de marcas notoria, si bien es cierto que su protección se ve reforzada igualmente por lo previsto en los literales e) y f). En el primero de ellos se le protege con independencia de la confusión, ya que se protege al titular contra “un daño económico o comercial injusto”, ya fuera como consecuencia de la dilución del signo (de su capacidad distintiva, de su valor comercial o publicitario) o como consecuencia del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. En el segundo, se protege a la marca notoria contra el uso de un signo idéntico o similar aún para fines no comerciales, si tal uso pudiera causar una dilución de la marca o un aprovechamiento injusto348.

En otros apartados hay conductas prohibidas per se, por ejemplo, se considera una violación del derecho de marca, la fabricación de etiquetas, envases o envolturas sin autorización; en cuyo caso las acciones se dirigirían a incautar esos elementos de

identificación, así como las maquinas en las que son producidos. La protección de signos

348 _{Un ejemplo de un uso con fines no comerciales se daría en el caso del uso de un signo notorio en una campaña}

tridimensionales (envases) estaría condicionado a la existencia de un registro para este tipo de signos.