SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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(1)Año XXXIV – Número 2904 Lima, 26 de enero de 2017. SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág.. PROCESO 518-IP-2015. Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú. Expediente interno del Consultante: 04220-2011-01801-JR-CA-04. Referencia: Cancelación por falta de uso. Marca involucrada: “ATHLETIC TRAILRUNNING” y logotipo......... ........................................... 2. PROCESO 523-IP-2015. Informe de Admisión. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 05028-2011-01801-JR-CA-11. Referencia: Apelación demanda contenciosa administrativa. Signos involucrados: BEBEMIL y BLEMIL.. ................................................................ 13. PROCESO 527-IP-2015. Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 000042013-0-1801-JR-CA-16. Referencia: Signos MERKAT / MERCK ................................................................... 31. Para nosotros la Patria es América.

(2) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 2 de 59. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso:. 518-IP-2015. Asunto:. Interpretación Prejudicial. Consultante:. Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia:. 04220-2011-0-1801-JR-CA-04 Cancelación por falta de uso. Marca involucrada: "ATHLETIC TRAILRUNNING" y logotipo.. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4220-2011-0/51ªSECA-CSJLI-PJ, recibido el 6 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04220-2011-0-1801-JR-CA-04; y, El Auto de 22 de septiembre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.. ANTECEDENTES. 1.. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: ADOLFO JALANOCA MAMANI. ó.

(3) GACETA OFICIAL. Demandado:. 2.. 26/01/2017. 3 de 59. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.. Hechos Relevantes. 2.1. El 7 de mayo de 2009, ADOLFO JALANOCA MAMANI solicitó la cancelación por falta de uso de la marca ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo 1, registrada a favor de EDMEN ROLANDO DAMIÁN CANCHANO, para distinguir calzado, zapatillas y prendas de vestir, comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).. 2.2. El 18 de junio de 201O, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 1295-2010/CSD-INDECOPI declaró fundada la acción de cancelación y canceló el registro de la marca de productos ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo. 2.3. El 15 de julio de 201O, el señor EDMEN ROLANDO DAMIÁN CANCHANO interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 1295-2010/CSD-INDECOPI, por considerar que la misma no se encontraba arreglada a derecho por haberse vulnerado el principio de razonabilidad. 2.4. El 06 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 09422011/TPI-INDECOPI decidió confirmar la Resolución 1295-2010/CSD INDECOPI de 18 de junio de 2010, mediante la cual se dispuso cancelar la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación ATHLETIC TRAILRUNNING sin reivindicar colores, para distinguir calzado y prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.. 1. Certificado: P00083891.. 2. {J.

(4) 26/01/2017. GACETA OFICIAL. 4 de 59. 2.5. El 8 de agosto de 2011, el señor ADOLFO JALANOCA MAMANI solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución 0942-2011ffPI INDECOPI de 06 de mayo de 2011. 2.6. El 19 de noviembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante providencia recaída en Resolución Número Doce declaró infundada la demanda presentada por ADOLFO JALANOCA MAMANI. 2.7. El 4 de diciembre de 2014, ADOLFO JALANOCA MAMAN! presentó Recurso de Apelación en contra de la sentencia proferida por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.8. El 17 de julio de 2015, mediante auto recaído en Resolución Número Dos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.. Argumentos contenidos Administrativa. en. la. Demanda. Contencioso. Adolfo Jalanoca Mamani en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( .. .) la acción se dirigió para solicitar la cancelación total por falta de. � de la marca de producto ATHLETIC TRAILRUNNING constituida por la denominación ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo".. 3.2. "(. . .) la marca tal como ha sido registrada se encuentra constituida por. la denominación, es decir, la palabra A THLETIC + TRAILRUNNING; no pudiéndose desmembrar la misma por cuanto la denominación pura y simple A THLETIC se encuentra amparada por el Certificado Nº 77993, que distingue prendas de vestir, calzado y zapatillas de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial otorgada a favor de Edmen Rolando Damián Canchano y vigente hasta el 25 de Enero del 2012".. 3.3. "( ...) durante el procedimiento administrativo, los descargados por el. emplazado Damián Canchano sólo han acreditado el uso de la marca de producto ATHLETIC conforme al Certificado Nº 77993 más no así la marca de producto ATHLETIC TRAILRUNNING conforme al Certificado 83891; toda vez que, las facturas de compras y ventas anexadas por el emplazado sólo acreditan este dicho y no se puede apreciar en ninguna de ellas, el uso de la denominación o el uso del logotipo en la forma tal cual la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, concedió dicho registro".. 3.

(5) GACETA OFICIAL. 4.. Argumentos de Administrativa. la contestación en. 26/01/2017. Demanda. 5 de 59. Contencioso. Del correspondiente análisis realizado al expediente no se desprende contestación alguna del lndecopi.. 5.. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró infundada la demanda por las siguientes consideraciones:. 5.1. "(...)del primer parágrafo del articulo 165° de la Decisión Nº 486 (. ..)se infiere inequivocamente que la norma no obliga al titular de la marca que pruebe que ha usado su marca durante todos los tres años consecutivos anteriores a la interposición de la acción de cancelación., sino, la correcta interpretación de dicho articulo consiste en que la condición para que esta marca sea cancelada es que no haya sido usada de manera seria, de buena fe, normal e inequívoca en el periodo comprendido dentro de los tres años consecutivos anteriores a la interposición de la acción de cancelación". 5.2. "(. . .)hay que determinar si la omisión del término "TRAILRUNNING" en las facturas aludidas altera el carácter distintivo de la marca con certificado Nº 83891; para /o cual debe determinarse la relevancia del mencionado término. Ahora bien, se advierte que, contrariamente a lo alegado por el demandante, el elemento TRAILRUNNING no resulta ser el relevante del mencionado signo mixto, toda vez que dicha denominación será entendida como el vocablo inglés "TRAIL RUNNING" (...) que es una (..) denominación que describe las características o brinda información del uso de las zapatillas, ( ...)por lo tanto su omisión no significa una alteración al carácter distintivo de la marca registrada". 6.. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación Adolfo Jalanoca Mamani en su recurso de apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:. 6.1. El señor "(. . .) Edmen Rolando Damián Canchano en una actitud temeraria, burdamente habria falsificado (...) el comprobante de pago (...)por cuanto de su simple apreciación se desprende el hecho que las palabras ''A THLETIC TRAILRUNNING" habrían sido añadidas o incorporadas posteriormente." 6.2. "( ...) NO ESTÁ ACREDITADO EL USO REAL Y EFECTIVO en el mercado de la marca de producto constituida por la denominación ''A THLETIC TRAILRUNNING" y logotipo, para distinguir calzados,. 4.

(6) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 6 de 59. zapatillas, prendas de vestir de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial, conferida mediante Registro Nº 83891." 6.3. "( ...) dicho demandado durante todo el procedimiento administrativo ha presentado facturas de compra y boletas de venta, ( ...) estos documentos (facturas y boletas de venta) sólo hacen referencia a distintos signos que contienen la denominación A THLETIC no pudiendo establecerse cuál de todas esas marcas identifica a los productos comercia/izados y detallados en dichos comprobantes de pago.". 7.. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación Del correspondiente análisis realizado al expediente no se desprende contestación alguna al recurso de apelación.. B.. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 1672 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.. 2. º( ...) Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una msroa a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justif,cado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miambros, por su titular, por un licencialario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie fa acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la maros también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la maros no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse Is acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificec;ión de la resolución que agote el procedimiento de registro de la maros respec;tiva en la vis administrativa. Cuando fa falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la maros, se ordenará una reducción o fimitac;ión de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto da los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud da los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en et comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en ta cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de tos productos o servicios y las modalidades bajo tas cuales se efectúa su comeroiatización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Pafses Miembros, según fo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en c;uanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta da uso, ni disminuirá fa protección que corresponda a ta marca. Articulo 167.- La carga de ta prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de ta marca podrá demostrarse mediante facturas comeroiales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y ta cantidad de la comercialización de fas meroanclas identif,cadas con la maros. entre otros".. 5.

(7) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 7 de 59. La Corte consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: - Advirtiéndose que el titular de la marca objeto de cancelación tiene inscritas a su favor varias marcas que contienen la denominación ATHLETIC y logotipo ¿Puede acreditarse el uso de la marca en cuestión ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo, consignando en su documentación sólo la denominación ATHLETIC y logotipo sin incluir la denominación TRAILRUNNING? - Muestras fisicas (zapatillas que ostentan la marca registrada), que carecen de fecha de fabricación, ¿puede servir, de manera conjunta con los documentos presentados (facturas por la adquisición de insumos y por la comercialización de productos), para demostrar el uso de la marca cuya cancelación por falta de uso se ha solicitado? C.. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1. 2.. Cancelación del registro de una marca por falta de uso. La prueba. Respuestas a las preguntas formuladas.. D. 1.. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación del registro de una marca por falta de uso. La prueba.. 1.1. La controversia en el proceso interno radica en la cancelación por no uso de la marca ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo registrada a favor de Edmen Rolando Damián Canchano para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar el tema de la acción de cancelación de una marca registrada por falta de uso3• 1.2. Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 4864 , se establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para solicitar el trámite. El trámite se 1mc1a a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.. 3. 4. Al respecto se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012. El Articulo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha. tomado en común o genérico. en relación con uno o varios de los productos que ampara.. 6.

(8) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 8 de 59. Cualquier persona interesada puede solicitar el trámite, para lo cual, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para solicitar el trámite. La acción de cancelación de una marca sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro. c.. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca por falta de uso, es necesario que la misma no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y si demuestran o no el uso real de la marca. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que la comercialización del producto para sectores. 7.

(9) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 9 de 59. especiales y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. Los Artículos que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del �rano con la denominación de la marca que pretende probar su uso El párrafo segundo del Articulo 166 de la Decisión 486 estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma citada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. se deberá determinar si el signo ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado P00083891; así como, si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.. 1.3. Por. b. f. if. 5. lo. tanto,. Revisar a modo de referencia el Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, de 26 de enero de 1996.. 8.

(10) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 10 de 59. 1.4. Una vez determinado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 1.5. Se debe tener en cuenta que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante6 . Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.6. El Artículo 167 de la Decisión 486 enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancfas identificadas con la marca, entre otros". Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar por todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.7. El Articulo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca: 1.7.1. Fuerza mayor. 1.7.2. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluadas. 2.. Respuestas a las preguntas formuladas La Corte consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie por: - Advirtiéndose que el titular de la marca objeto de cancelación tiene inscritas a su favor varias marcas que contienen la denominación ATHLETIC y logotipo ¿Puede acreditarse el uso de la marca en. 6. Articulo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.. 9. 6.

(11) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 11 de 59. cuestión ATHLETIC TRAILRUNNING y logotipo, consignando en su documentación sólo la denominación ATHLETIC y logotipo sin incluir la denominación TRAILRUNNING? Respuesta: Si el signo utilizado de manera real y efectiva en el mercado ha sido modificado por adición o supresión de elementos insignificantes o no sustanciales, de modo que no se pierde la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, estaremos frente a un uso que debe ser protegido7 • Por el contrario, si ha habido una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos, de modo que se pierde esa capacidad distintiva o diferenciadora de la marca inscrita, no se habrá acreditado el uso de dicha marcaª . Por otra parte, si lo que se pretende es acreditar el uso de una determinada marca registrada mediante el uso de otra u otras marcas registradas, el análisis consistirá en determinar si esta última marca configura o no, con relación a la marca anterior, una modificación sustancial o significativa, ya sea por adición o supresión de elementos. - Muestras físicas (zapatillas que ostentan la marca registrada), que carecen de fecha de fabricación, ¿puede servir, de manera conjunta con los documentos presentados (facturas por la adquisición de insumos y por la comercialización de productos), para demostrar el uso de la marca cuya cancelación por falta de uso se ha solicitado? Respuesta: Se enlistan de manera enunciativa y no taxativa en el Artículo 167 de la Decisión 486. El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la respectiva legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable, incluidas las que mencionen. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 04220-2011-0-1801-JR CA-04, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.. 7. ª. b. Ver a modo de referencia la interpretación prejudicial diclada en el marco del Proceso 334-IP-2015, de fecha 7 de diciembre del 2015, Cancelación de la marca RIE. Dentro de la línea jurisprudencia! adoplada por éste Tribunal se pueden citar la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 79-IP-2012.. 10.

(12) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 12 de 59. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo. del Artlc. º del Tribunal.. ütJ. Cecilia Luisa Ayllón uinteros ADA MA I. De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnterpretaci� 1 el Presidente y el Secretario.. Dr.. SECRETARIO. BJ�. Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.. lI.

(13) 26/01/2017. GACETA OFICIAL. 13 de 59. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso:. 523-IP-2015. Asunto:. Informe de Admisión. Consultante:. Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.. Expediente interno del Consultante:. 05028-2011-0-1801-JR-CA-11. Referencia:. Apelación demanda contenciosa administrativa. Signos involucrados: BEBEMIL y BLEMIL. Magistrado Ponente:. Dr. Hernán Romero Zambrano. VISTOS El Oficio 5028-2011-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido vía correo electrónico, el 6 de octubre de 2015, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante el cual solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 05028-2011-0-1801-JR CA-11; y, El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.. ANTECEDENTES. 1.. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante:. Sanboy-Comércio De Bens Alimentares, Servicios e lnvestimentos, Lda..

(14) 26/01/2017. GACETA OFICIAL. Demandados:. 14 de 59. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) de la República del Perú. Peruvian Heritage S.A.C.. 2.. Hechos Relevantes. 2.1. El 24 de septiembre de 2009, Peruvian Heritage S.A.C. solicitó el registro del signo BEBEMIL (denominativo) para distinguir "(. ..) carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, seca y cocida; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas", reconocidos dentro de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. El 22 de diciembre de 2009, Sanboy-Comércio de Bens Alimentares, Servicios e lnvestimentos, LDA. (en adelante, SANBOY); presentó oposición con base en su marca BLEMIL (denominativa) para distinguir "(.. .) productos farmacéuticos, y veterinarios, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animal dañinos; fungicidas y herbicidas", de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.. Blemil· 2.3. El 13 de septiembre de 2009, mediante Resolución 001987-2010/CSD INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por SANBOY concediendo así el registro de la marca BEBEMIL. 2.4. El 5 de octubre de 201 O, SANBOY interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0001987-2010/CSD-INDECOPI. 2.5. El 15 de junio del 2012, mediante Resolución 1238-20111TPI-INDECOPI el Tribunal del lndecopi confirmó la Resolución motivo de apelación, por lo tanto, concedió el registro de la marca BEBEMIL a favor de Peruvian Heritage S.A.C. 2.6. El 23 de septiembre del 2012, SANBOY interpuso demanda contenciosa administrativa, contra el lndecopi y Peruvian Heritage S.A.C., solicitando se declare nula la Resolución 1238-20111TPI-INDECOPI. 2.7. El 28 de diciembre de 2012, Peruvian Heritage S.A.C. contestó la demanda.. 2.

(15) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 15 de 59. 2.8. El 4 de enero de 2013, el lndecopi contestó la demanda. 2.9. El 20 de mayo de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución Diez el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda. 2.1O. El 23 de junio de 2014, SANBOY interpuso recurso de apelación. 2.11. Mediante Auto de 7 de agosto de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa SANBOY en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:. 3.1. Si bien las marcas deben examinarse globalmente, hay que tener en cuenta que el modo particular de los elementos distintivos y dominantes de las mismas tienen en cuenta los elementos más expresivos, que con mayor fuerza impactan en la mente del consumidor y atraen con más fuerza su atención. 3.2. Se puede apreciar de manera clara, puesto que se repite en cada caso los fonemas iniciales B/E y los finales M/1/L. Además, debido a que se trata de las mismas gráficas, los signos serían confundibles tanto a nivel gráfico como fonético. 3.3. Existe similitud en las primeras sílabas (BE, BLE) dada la identidad vocálica y consonántica. 3.4. Respecto a los productos que distinguen los signos en cuestión, se debe senalar que los productos que pretende distinguir el signo solicitado son: carne, pescado, ave y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se encuentran vinculados con los productos que distingue la marca registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El lndecopi en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:. 3.

(16) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 16 de 59. 4.1.. Sanboy no ha presentado argumentación alguna de que su marca es notoriamente conocida, no existe prueba alguna tendiente a acreditar tal condición, razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artículo 136 Inciso h) de la Decisión 486.. 4.2.. El signo BEBEMIL y la marca registrada BLEMIL no son semejantes, debido a que, si bien los signos comparten la partícula final MIL, difieren en el término BEBE en el signo solicitado y la partlcula BLE en la marca registrada, lo que determina que los signos generen una impresión de conjunto diferente.. 4.3.. Una vez confrontados los signos, la impresión fonética y gráfica de conjunto que suscitan es distinta debido a la extensión de los signos BEBEMIL / BLEMIL, y la secuencia de consonantes que contienen también es distinta.. 4.4.. En el aspecto gráfico se puede apreciar que, si bien ambos comparten la letra inicial B y la última sílaba, difieren en sus partículas iniciales BE BE/ BLE, presentando una secuencia de consonantes distintas y un número de sílabas distinto.. 4.5.. Respecto a la mayor fuerza de voz en la sílaba MIL, debemos precisar que la impresión en conjunto distinta que generan los signos en la mente del consumidor BEBEMIL / BLEMIL, no puede ser dejada de lado por la presencia de una mayor fuerza de voz en una misma silaba.. 4.6.. La partícula MIL se encuentra incluida en una pluralidad de marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que constituye una partícula de uso frecuente para esa Clase.. 5.. Argumentos de la contestación a la Demanda PERUVIAN HERITAGE S.A.C., en su contestación a la demanda expuso, en lo principal, los siguientes argumentos:. 5.1. No existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, puesto que son productos de distinta naturaleza y finalidad. Cabe señalar que, si bien se puede considerar que los productos distinguidos por ambos signos son productos alimenticios, su uso no es complementario y tiene finalidad totalmente distinta. 5.2. Respecto a la conformación de las denominaciones BEBEMIL y BLEMIL, se puede apreciar que poseen distinta secuencia de silabas, que existe distinta secuencia de consonantes, y que la sUaba inicial es totalmente distinta, se tiene BE en el caso de BEBEMIL y BLE en el caso de BLEMIL.. 6.. Sentencia de Primera Instancia 4. 6.

(17) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 17 de 59. 6.1. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda al concluir que ambos signos generan un impacto visual de conjunto diferente, y que si bien coinciden en la utilización de las letras B-E-M-1-L asl como en la particula final MIL que constituye en ambos casos la silaba tónica, las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre los signos en cuestión; como lo es la distinta pronunciación y entonación de los signos en conjunto, aunado a la diferente ubicación y extensión de los grafemas que los conforman, hacen factible que no exista riesgo de confusión o error en el consumidor medio. Argumentos de los Recursos de Apelación. 7.. SANBOY dentro de su recurso de apelación se mantiene en la misma posición planteada en la demanda contenciosa administrativa. B.. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante, ha solicitado la interpretación prejudicial del Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, el cual se interpretara por ser procedente, adicionalmente ha solicitado que se dé respuesta a la siguiente pregunta: ¿El cotejo marcarlo respecto al aspecto gráfico y fonético que debe realizar la autoridad administrativa, debe incidir en criterios como la secuencia de consonantes, sllabas, número de letras, y la separación de las partfculas que componen el signo denominativo, o el mayor énfasis debe radicar en la impresión de conjunto del signo, es decir en la primera impresión que logren los signos distintivos en el consumidor y si estos resultan similares?. De oficio se interpretarán los Articulas Literal g) del 135, 224, Literales a), b) y e) del 226, 228 y Literal a) del 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, pues en el expediente interno se argumenta la 1. º(...) Articulo 136.- No podran registrarse como man:as aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen. a una marca antetionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales al uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación�. 2. ºArtículo 135.-No podrán registrarse como marcas los signos qua:. (. ..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual da/ producto o servicio de que se trate en el lenguaje comente o en la usanza del pals;. ( ...) Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido al que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de Is manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.. (...). 5. (y.

(18) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 18 de 59. existencia de particulas de uso común en la conformación de las marcas en disputa y se alega la notoriedad de la marca opositora.. C.. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1.. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre marcas denominativas. Partículas de uso común (MIL) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca notoriamente conocida. Su protección. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.. 2. 3. 4. 5.. Artfculo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idántfcos o similares a las que se aplique.. (... ) a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios: b) daito económico o comercial injusto al titular def signo por razón de una difución de la fuerza distintiva o del vafor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o def renombre del signo.. (.. .) Articulo 228.- Para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a} el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b} la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c} la duración, amplitud y extensión geagráf,ce de su promoción, dentro o fuera de cuelquier Pefs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e} fas cifras de ventas y de ingresos de fa empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plana internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; f). el grado de distintividad inherente a adquirida del signo;. g) el valar contable del signo coma activo empresarial; h} el vofumen de pedidos de persones interesadas en obtener una franquicia o licencie del signo en detenninado territorio; o, i}. fa existencia de actividades significativas de fabricación, compras a almacenamiento par el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección;. ¡J. los aspectos del comercio intemacianaf; o,. k) la exístencie y antigüedad de cualquier registro a solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. Artlculo 229.• No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero·.. 6.

(19) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 19 de 59. 6.. Respuesta a la pregunta formulada.. D.. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. 1.. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud Fonética, ortográfica, gráfica o figurativa, ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación.. 1.1. En el proceso interno se discute si los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:. (. ..) a). sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(. .. )".. 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad 7.

(20) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 20 de 59. se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.3 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrían ser registrables. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.4.1. La confusión directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.4.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver el recurso interpuesto se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:. (. 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.. 3 4. Ver a modo de referencia el Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN". Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".. 8.

(21) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 21 de 59. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1. 7 .1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1. 7.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Es importante que al resolver el recurso interpuesto se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con las marcas denominativas BEBEMIL y BLEMIL, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.. (). 2.. Comparación entre marcas denominativas. 9.

(22) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 22 de 59. 2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL, se debe verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas5: 2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. 2.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en la mente del consumidor, pues esto revelaría cómo es captada la marca en el mercado. 2.2. Se deberá verificar si al cotejar los signos en conflicto se realizó el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre los signos denominativos BEBEMIL y BLEMIL. 3.. Partículas de uso común (MIL) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.1. El INDECOPI en su contestación a la demanda ha manifestado que la "(...) partícula MIL se encuentra incluida en una pluralidad de marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que constituye una partícula de uso frecuente para esa Clase". En este marco, es apropiado referirse a las partículas genéricas y de uso común utilizadas en la conformación de marcas. 3.2. Para lo anterior, se reitera lo expresado6 en interpretaciones precedentes, esto es, que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, rafees o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. ¡¡. 3.3. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los. 5. /). A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156-IP-2015, 200-IP-2013 y 438-IP-2015. lnle'P'81aci6n Pn,JOO<ml de 10 de abril de 2013, e,ped"• en el. m= del "'°"''º 17-IP-2013.. !O.

(23) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 23 de 59. signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 3.4. Si bien la aludida norma prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 3.5. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya �ue las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 3.6. Se deberá tener en cuenta si la partícula "MIL" es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación y que, posteriormente, se debe realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, si es que dicha palabra forma parte del conjunto de la marca de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. 4.. La marca notoriamente conocida. Su protección. 4.1. En el proceso interno, el INDECOPI de la República de Perú en su contestación a la demanda ha manifestado que la actora "(.. .) no ha presentado argumentación alguna de que su marca es notoriamente conocida, no existe prueba alguna tendiente a acreditar tal condición, razón por la cual no resulta merecedora de la protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos distintivos, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el Artfculo 136 Inciso h) de la Decisión 486". Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a su protección. 4.2. Como se ha dicho en anteriores interpretaciones8 , en los Artículos 224 a 236 del Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3. En el antes aludido Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. 7. 8. B. Dentro del tema Jorge Olamendl seftala que: 'El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendra que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en et futuro. Y sabe también que siempre existlra entre las marcas asl configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas lnsusceptíbles de privilegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles·. OTAMENDI Jorge. 'DERECHO DE MARCAS'. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-IP2013.. 11.

(24) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 24 de 59. 4.4. En el Artículo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido9 . De éste se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente1°. 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. 4.6. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el si�no a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer 1 la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. "( ...) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:. .... ( ). h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".. 4.7. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro 9. 1O. ó. 11. �¡;. "(... ) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido coma tal en cualquier Pels Miembro por el sector pertinente, independientemente, de le manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido". El Articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: "Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signa distintivo, entre otros, los siguientes: e) fas consumidores rea/es o potencie/es del tipo de productos o servicios e los que se aplique; b) les personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los clrculos empresariales que actüan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer le notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en fos literales anteriores". De confom,idad con lo dispueslo en el Articulo 136 literal h) de la Comisión de fa Comunidad Andina.. 12.

(25) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 25 de 59. donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 4.8. De igual manera, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.9. La protección a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Articulo 229 Literal b) de referida Decisión, dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. 4.10. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Paises. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.11. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 4.12. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado, estos son: el ries�o de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario 2• 4.12.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen 12. Jh,dl .. JU". Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. MLA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador.. 13.

(26) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 26 de 59. empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 4.12.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 4.12.3. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.12.4. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 4.13. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente, con base en que según el Artículo 228 de la Decisión 486, norma que establece una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Es importante tener presente que la normativa comunitaria protege la marca notoriamente conocida al configurarse cualquiera de los antes referidos riesgos. 4.14. Conforme a lo considerado, corresponde que se verifique lo argumentado por SANBOY, en relación con la notoriedad del signo denominativo BLEMIL previamente registrado para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado. 5.. Ó. Conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1. En la controversia planteada se advierte que el signo denominativo cuyo registro se ha solicitado BEBEMIL pretende distinguir productos de la. i-11'. 14.

(27) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 27 de 59. Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada y base de la oposición BLEMIL distingue productos incluidos en la Clase 5 de la precitada Clasificación Internacional, siendo además que SABOY en su demanda ha manifestado que los productos que distinguen los signos en cuestión "(...) se encuentran vinculados", mientras que Peruvian Heritage S.A.C. en su contestación ha afirmado que "( ...) no existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 5 y 29 de la Clasificación Internacional, puesto que son productos de distinta naturaleza y finalidad". 5.2. En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 29 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada. 5.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 13 5.4. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza 1 así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 14 5.5. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza15. 13. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artlcu/o 151.- Para clasificar las productos y los servicias a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasif,cación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida par el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación lnlemacional referida en el párrafo anterior na determinarán la similitud ni la • disimilitud de los productos o servicios indicados eJCpresamente. (Subrayado agregado). 14. 15. !J. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.. 15.

(28) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 28 de 59. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podrla darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, asf como los medios de publicidad empleados para tales fines16, la tecnologla empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o complementariedad de los productos 17. intercambiabilidad). o. Para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 18 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un 16 17 18. Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. Esto es, tomando en cuenta las caraderístlcas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial MontecoNo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina • Legislación • Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.. 16.

(29) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 29 de 59.

(30) GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 30 de 59. asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta al valorar la similitud entre dos signos que esta puede ser en sus aspectos fonético, ortográfico, figurativo y conceptual, conforme se ha setialado al desarrollar el primer y segundo terna de la presente interpretación, sin embargo, al realizar dicho examen de confundibilidad se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el proceso interno 05028-2011-0-1801-JR-CA-11, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.. :G. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su ado n de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo r; del Tribunal. del Articulo 90 d l. Cecilia Luull n OíiínÍeros MAGISTRADA. � ��':.-e;e.� a. Apac. De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la nte1ñterpretacion..P-r�judicial el Presidente y el Secre"1�·�-�. (____. Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.. 18.

(31) ,,•. GACETA OFICIAL. 26/01/2017. 31 de 59. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso:. 527-IP-2015 ,. Asunto:. Interpretación Prejudicial. Consultante:. Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.. Expediente interno del Consultante:. 00004-2013-0-1801-JR-CA-16. Referencia:. Signos MERKAT / MERCK. Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 4-2013-0/StaSECA-CSJLI-PJ recibido el 13 de octubre de 2015 mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h), 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00004-2013-0-1801-JR-CA-16; y, El auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.. ANTECEDENTES. 1.. Partes en el Proceso Interno: Demandante:. MERCK KGaA..