La propiedad industrial

En el conjunto de derechos conocidos con el nombre de propiedad industrial, cabe distinguir el grupo de los que tienen la función de proteger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de explotación.26

El primer grupo lo integran: 1. El nombre comercial.

2. Las marcas.

3. Los secretos industriales. 4. Las denominaciones de origen.

El segundo grupo lo forman: 1. Las patentes.

2. Los modelos de utilidad. 3. Los diseños industriales.

4. Los esquemas de trazados de circuitos integrados. 5. Avisos comerciales.

Conviene recordar que la sexta parte (artículos 1701 al 1721) del Tratado de Libre Comercio, comprende bajo el común denominador de “Propiedad intelectual” a los siguientes derechos: de autor y conexos, marcas, patentes, esquemas trazados de circuitos integrados, secretos industriales y de negocios, de obtenedores de vegetales, de indicaciones geográficas, y diseños industriales.

Los derechos relativos a la propiedad industrial, se encuentran normados por la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el D.O.

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26 _{Joaquín Rodríguez, obra citada, p. 144.}

del 27 de junio de 1991, correspondiendo su aplicación administrativa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es un organismo descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la Secretaría de Economía.

El nombre comercial

Aunque la ley no lo define, entendemos por nombre comercial el de una empresa o establecimiento mercantil, adoptándose libremente por el comerciante que es su titular, de suerte que puede ser de mera fantasía, aludir al giro de la negociación o bien, incluir el nombre o apodo del propietario.

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial, se adquiere por el simple uso del mismo y su protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se le aplique el nombre comercial, y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Quien esté usando un nombre comercial, puede solicitar al IMPI, la publicación del mismo en la gaceta que edita, con el objeto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito a la mencionada dependencia, acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Recibida la solicitud, se verificará que no exista algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios íntimamente relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate, y en su caso, se procederá a la publicación, cuyos efectos durarán diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración, pero si no se renueva cesarán los efectos de la publicación.

En la transmisión de la empresa o establecimiento se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

El nombre comercial ordinariamente se integra con palabras. Sin embargo, una negociación puede identificarse también por medio de signos, dibujos o esculturas que constituyen la muestra o emblema. Nuestra legislación da al emblema el mismo tratamiento legal que a las marcas, por lo que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el IMPI, cuyos efectos tendrán una vigencia de diez años prorrogables por periodos de la misma duración (arts. 89 fr. I y II y 95 de la LPI).

El nombre comercial se regirá en lo aplicable, y cuando no haya disposición especial, por lo establecido por la ley para las marcas.

En su sentido gramatical, marca es la señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etcétera, en una cosa para distinguirla o saber a quien pertenece.

Jurídicamente se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, comercio o servicios que presten, dando lugar con ello a las marcas industriales, comerciales y de servicios.

No obstante, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante el registro ante el IMPI, cuyos efectos tendrán una vigencia de diez años renovables por periodos de la misma duración. La solicitud de renovación del registro deberá presentarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, so pena de caducidad del derecho de exclusividad.

Pueden constituir una marca:

1. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

2. las formas tridimensionales;

3. los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

4. el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Así, una marca puede ser nominativa, innominada, tridimensional o mixta. Las primeras son las que se forman por una denominación, con palabras; las segundas se integran por símbolos o figuras, es decir, logotipos; las tridimensionales son las que se presentan respecto a determinados objetos, particularmente envases o empaques que por su forma han venido cumpliendo funciones de distintividad en ciertos productos en el mercado, y las mixtas son las que combinan dos o mas de los citados elementos.

Las marcas colectivas

La L.P.I. contempla una modalidad no prevista en la ley anterior: las marcas colectivas. Establece el artículo 96 que “las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de quienes no formen parte de dichas asociaciones”. Con la solicitud de registro de la marca colectiva, los interesados presentarán la lista de asociados y las reglas para el uso de la marca.

Una vez obtenido el registro de una marca colectiva, la asociación deberá informar al IMPI de cualquier cambio que se produzca en la lista de asociados.

Extrañamente dispone la ley que la marca colectiva no podrá ser trasmitida, pues no encontramos obstáculo alguno para la asociación titular, decida sobre su enajenación a otra entidad. En todo caso, el uso de la marca colectiva queda reservado a los miembros de la asociación.

Las marcas notoriamente conocidas y famosas

Más recientemente, la Ley de la Propiedad Industrial, ha prohibido el registro de marcas notoriamente conocidas y famosas, las cuales constituyen una variante o modalidad de esa figura jurídica, entendiéndose que una marca tiene esa calidad cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades

comerciales desarrolladas en México o el extranjero por una persona que una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, entendiéndose que la marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor. La fama de la marca debe probarse ante el IMPI, en la forma que establece la propia ley para que el titular obtenga una declaratoria (no un registro propiamente dicho) en la que se reconozca la notoriedad o fama, y cuyo efecto y actualizaciones subsistirán por un periodo de cinco años a partir de la fecha de expedición, por lo que debe renovarse al concluir cada lapso.

En cualquier caso, la marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada o declarada, o con modificaciones que no alteren sus características esenciales.

Registro y uso de la marca

El IMPI podrá declarar el registro y uso obligatorio de una marca en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos en los siguientes supuestos:

1. cuando el uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o

comercialización de determinados productos o servicios;

2. el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes o servicios, y

3. el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure esta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Adicionalmente, el artículo 90 de la L.P.I. enumera los casos en que ciertas palabras, signos, símbolos o formas tridimensionales, no pueden ser registrados como marca.

Ahora bien, si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que el titular la hubiere usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad o que existan causas de fuerza mayor que impidan su uso.

La imagen del negocio ( Trade dress)

Una importante cantidad de empresas se han preocupado por generar y mantener una imagen que los identifique ante el público. Así, los colores de los edificios, la disposición y diseño de los muebles, su decoración, los uniformes del personal y hasta la forma de contestar el teléfono o dirigirse a la clientela, son elementos capaces de distinguir a una negociación de otra; esto es lo que se conoce como trade dress cuya importancia salta a la vista y que, sin embargo, carece de regulación legal, no obstante lo cual consideramos que es perfectamente defendible en cuanto forma parte de la identidad del negocio, de manera que es jurídicamente posible impedir que otro sin derecho la utilice o la explote.

Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Cuando el titular de un secreto industrial proporcione información relacionada con este a alguna autoridad, con el objeto de obtener licencias, registros, autorizaciones y otros actos de autoridad, no se considerará que el secreto entra, por tal motivo, al dominio público, o que es divulgada por disposición legal.

La información que se haga consistir el secreto industrial, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o instrumentos similares.

El titular de un secreto industrial podrá trasmitirlo o autorizar su uso a un tercero, quien tendrá la obligación de no divulgarlo por ningún medio. En los convenios por los que se trasmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales determinados. Recordemos que por asistencia técnica se entiende “la prestación de servicios personales independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos” (art. 15 B del Código Fiscal de la Federación).

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento del titular de dicho secreto o de su usuario autorizado.

Cualquier persona que obtenga ilícitamente información que contemple un secreto industrial, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a su titular o usuario autorizado.

El Know how

Al lado del secreto industrial debe ser analizada la figura conocida como Know how, que carece de regulación legal, y que puede definirse como un conjunto de conocimientos técnicos, habilidades y destrezas que permiten a una empresa o persona desarrollar, producir, distribuir o comercializar un producto o servicio, con ventajas competitivas en el mercado.

El Know how difiere del secreto industrial, en esencia, en que como hemos visto, este último debe ser precisamente confidencial, y esa confidencialidad debe reunir una serie de requisitos que ya hemos analizado. Sin embargo, suele existir información que sin contener ese requisito, otorga a su titular ventajas frente a otros competidores, aún cuando sea del dominio público, evento en el cual, se trata de elementos que, como la experiencia y la habilidad o destreza, permiten consolidar la ventaja de ese “saber hacer” algo.

dominio público, las recetas de cocina. Sin embargo, existen empresas que poseen el Know how respecto a como preparar ciertos alimentos con cierta textura, sabor, y otros elementos que caracterizan al producto en el mercado. Otro tanto ocurre con los servicios.

Ahora bien, si bien es cierto que el Know how carece de regulación jurídica, no por ello ha de dejar de considerarse como un elemento patrimonial de la negociación, pues tiene un valor económico específico que puede incluirse en los contratos de franquicia que se celebren respecto a otros elementos de la propiedad industrial.

Las denominaciones de origen

Aunque la denominación de origen (llamada “identificación geográfica” en el T.L.C.) no forma parte de la propiedad industrial propiamente dicha, se incluye en este lugar porque se trata de una figura protectora de la negociación, y se entiende por tal, el nombre de la región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y humanos.

La protección a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el IMPI, ya sea de oficio o de petición de parte con interés jurídico, y su uso ilegal será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañado de indicaciones tales como género, tipo, imitación, manera u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y solo dejará de surtir efectos por otra declaratoria del IMPI, la que podrá asimismo modificar los términos de la declaración de protección de la denominación, ya sea oficiosamente o a petición de parte interesada.

Es el Estado mexicano el titular de las denominaciones de origen, que solo podrán usarse mediante autorización que al efecto expida el IMPI, el que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores proveerá al reconocimiento de aquellas en el extranjero.

La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el IMPI y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los requisitos siguientes:

1. que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen;

2. que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

3. que cumpla con las normas oficiales establecidas por SECOFI conforme a la legislación aplicable respecto de los productos de que se trate, y

4. las demás que señale la declaración.

Las patentes

Se denomina patente al privilegio que otorga el Estado, de explotar en forma exclusiva un invento.27 También recibe el nombre de patente “el documento expedido por el Estado en el que reconoce y confiere tal derecho de exclusividad”.28

Dispone la L.P.I. que la persona física que realice una invención o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, ya sea por sí o bien por otros con su consentimiento, a cuyo efecto el IMPI expedirá la patente respectiva. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva (no evidente) y susceptible de la aplicación industrial, en la medida en que sea posible de tener utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan

en la solicitud de otorgamiento de la patente (útil), considerando invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta, quedando comprendidos los procesos o productos de aplicación industrial.

No se consideran invenciones:

1. Los principios teóricos o científicos;

2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer algo que ya existía en la naturaleza; 3. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios; 4. Los programas de computación;

5. Las formas de presentación de información;

6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

7. Los métodos de tratamiento quirúrgico terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos. No serán patentables:

1. Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción y propagación de plantas y animales;

2. Las variedades vegetales y las razas animales;

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27 _{Roberto Mantilla Molina, obra citada, p. 106.} 28 _{De Pina Vara, obra citada, p. 34.}

3. El material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza; 4. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.

La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables contada a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, y estará sujeta al pago de los derechos que corresponden al Estado.

La explotación de la patente deberá iniciarse dentro de los tres años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, o de cuatro años de la presentación de la solicitud de concesión, según lo que ocurra más tarde, salvo que existan causas técnicas o económicas justificadas. De no ser así, el IMPI podrá otorgar una licencia obligatoria a un tercero para que lleve a cabo la explotación correspondiente. No obstante, antes de conceder la primera licencia obligatoria, el IMPI dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, proceda a su explotación.

Transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el IMPI podrá declarar la caducidad de la patente, si su titular no demuestra su explotación o las causas justificadas que invoque al respecto, caso en el cual, el invento caerá en el dominio público.

Conviene tener presente que, conforme a la Ley Federal del Trabajo, la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los productos utilizados en la empresa, por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor,

independientemente del salario que hubiere percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio entre las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor, y